Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej opierają swoją przewagę konkurencyjną na wiedzy i doświadczeniu, które nie zawsze mogą być opatentowane czy chronione w tradycyjny sposób. W takich przypadkach kluczową rolę odgrywa umowa know-how, stanowiąca prawne narzędzie przekazania poufnej wiedzy technicznej, organizacyjnej lub handlowej. Poniższy poradnik wyjaśnia, czym jest know-how w świetle prawa, jak kształtować treść umowy, jakie prawa i obowiązki mają strony oraz jak wygląda odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań.
Czym jest umowa know-how?
Umowy know-how należą do kategorii umów złożonych i często indywidualnie konstruowanych w praktyce gospodarczej. Podstawą normatywną dla ich tworzenia jest „art. 79 ustawy – Prawo własności przemysłowej”, który stanowi, że:
„Do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej.”
Oznacza to, że przy konstruowaniu umowy know-how należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące umowy licencyjnej (rozdział 6 Prawa własności przemysłowej), z uwzględnieniem różnic między nimi. Każdorazowo wymaga to dostosowania treści przepisów do specyfiki konkretnego przypadku.
Know-how w świetle prawa unijnego i międzynarodowego
Kwestia know-how została również uregulowana na poziomie prawa Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. i rozporządzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r.,
„know-how” oznacza:
„pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są: niejawne (nie są powszechnie znane ani łatwo dostępne), istotne (ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową) oraz zidentyfikowane (opisane w sposób wystarczająco zrozumiały, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności).”
Dodatkowo, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 określa zasady ochrony niejawnego know-how i informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem.
Na gruncie prawa międzynarodowego ochrona know-how wynika z art. 39 ust. 2 Porozumienia TRIPS, zgodnie z którym:
„Osoby fizyczne i prawne mają prawo zapobiegania ujawnieniu, nabyciu lub użyciu informacji pozostających pod ich kontrolą bez ich zgody, w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, o ile informacje te są poufne, mają wartość handlową z tego powodu, że są poufne, oraz zostały objęte rozsądnymi działaniami mającymi na celu utrzymanie ich poufności.”
Z powyższych przepisów wynika, że know-how nie jest jedynie wiedzą techniczną, lecz całością doświadczeń o wymiernej wartości gospodarczej, które muszą być jednocześnie chronione przed ujawnieniem.
Znaczenie know-how w obrocie gospodarczym
W relacjach handlowych know-how ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi jedno z narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W praktyce jest ono szerszym pojęciem niż ustawowe „tajemnica przedsiębiorstwa”, ponieważ obejmuje każdą poufną informację o wartości gospodarczej, nabytą zgodnie z prawem.
W orzecznictwie sądowym, m.in. w wyroku WSA w Warszawie z 8 marca 2022 r., wskazano, że know-how to:
„wiedza i doświadczenie o charakterze technicznym, handlowym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, które nadają się do stosowania w pracy danego przedsiębiorstwa lub do wykonywania danego zawodu.”
Know-how różni się od patentu – patent przyznaje prawo wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, natomiast know-how chroni wiedzę praktyczną, która może towarzyszyć patentowi lub istnieć niezależnie od niego.
📌 Przykład praktyczny:
Firma TechNova Sp. z o.o. opracowała unikalną metodę oszczędzania energii w procesach chłodniczych, której nie można opatentować, bo nie spełnia kryterium nowości. Przedsiębiorstwo zdecydowało się przekazać tę wiedzę producentowi urządzeń przemysłowych w formie umowy know-how, gwarantując wynagrodzenie oraz zachowanie poufności. W ten sposób TechNova czerpie zyski z własnych doświadczeń bez konieczności ujawniania sekretów technologicznych.
Prawa i obowiązki stron umowy know-how
Umowa know-how, podobnie jak licencja, nakłada szereg obowiązków zarówno na przekazującego wiedzę (licencjodawcę), jak i na jej odbiorcę (licencjobiorcę).
Obowiązki licencjodawcy
Licencjodawca zobowiązuje się do:
- przekazania wszystkich informacji technicznych, doświadczeń i rozwiązań określonych w umowie;
- ujawnienia nabywcy wiedzy, którą posiada w momencie zawierania umowy;
- tolerowania działań licencjobiorcy mieszczących się w granicach przyznanego uprawnienia;
- utrzymywania tajemnicy przedsiębiorstwa i dbania o to, by know-how nie zostało bezprawnie ujawnione.
W przypadku licencji wyłącznej licencjodawca nie może udzielać dalszych zezwoleń na korzystanie z tego samego know-how i ma obowiązek przeciwdziałać bezprawnemu wykorzystywaniu wiedzy przez osoby trzecie.
Obowiązki licencjobiorcy
Licencjobiorca natomiast ma obowiązek:
- zachowania poufności otrzymanych informacji zarówno w trakcie obowiązywania umowy, jak i po jej rozwiązaniu;
- wykorzystywania know-how wyłącznie w zakresie ustalonym w umowie;
- zapłaty ustalonego wynagrodzenia za udzielenie licencji.
W przypadku licencji niewyłącznej, licencjobiorca musi liczyć się z tym, że licencjodawca może udzielać podobnych licencji innym podmiotom, czasem nawet na zasadach nieodpłatnych.
📚 Wskazówka:
Warto w umowie dokładnie opisać, które informacje są objęte klauzulą poufności oraz jak długo obowiązuje zakaz ich ujawniania. Dobrą praktyką jest dodanie załącznika z listą dokumentów i materiałów technicznych objętych przekazaniem.
Możliwość stosowania umowy przedwstępnej lub promesy
Nie ma przeszkód, aby strony zawierały umowę przedwstępną w zakresie know-how. Może to być korzystne np. wtedy, gdy jedna ze stron potrzebuje czasu na przeprowadzenie testów technologii lub uzyskanie finansowania przed podpisaniem właściwej umowy.
Tego typu rozwiązania pozwalają zabezpieczyć interesy obu stron i dają gwarancję, że ostateczna umowa zostanie zawarta w ustalonym terminie i na określonych warunkach.
Swoboda kształtowania treści umowy
Strony mają dużą swobodę w określaniu postanowień umowy know-how, zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353¹ Kodeksu cywilnego, który stanowi:
„Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.”
Oznacza to, że w umowie można zawrzeć postanowienia dotyczące m.in.:
- zakresu korzystania z know-how,
- zakazu konkurencji,
- zasad aktualizacji i przekazywania nowych informacji technicznych,
- odpowiedzialności za naruszenie poufności.
Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy know-how
Polski ustawodawca, mimo że w art. 79 Prawa własności przemysłowej określił ogólne ramy dla umów know-how, nie wskazał odrębnej regulacji dotyczącej odpowiedzialności stron. W praktyce oznacza to, że zastosowanie znajdują ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej z Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego:
„Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.”
Odpowiedzialność licencjodawcy (czyli podmiotu przekazującego know-how) powinna więc być oceniana na zasadach ogólnych. W praktyce nienależyte wykonanie umowy może przybrać dwie formy:
- wady fizyczne know-how,
- wady prawne know-how.
Wady fizyczne przedmiotu know-how
Wada fizyczna występuje wówczas, gdy przekazane know-how nie może być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, np. zawiera błędy technologiczne lub nie działa w opisany sposób.
W takiej sytuacji odbiorca (licencjobiorca) może:
- wyznaczyć dostawcy (licencjodawcy) dodatkowy termin na usunięcie wady, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy,
- odstąpić od umowy natychmiast, jeśli wskutek zwłoki świadczenie całkowicie utraciło dla niego znaczenie,
- dochodzić odszkodowania za szkodę powstałą wskutek zwłoki.
📌 Przykład:
Przedsiębiorca z Gdyni zawarł umowę know-how z dostawcą z Niemiec na korzystanie z technologii czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Okazało się jednak, że przekazana metoda nie działa w warunkach polskiego klimatu. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na poprawę technologii, odbiorca odstąpił od umowy i zażądał odszkodowania za utracone zyski z opóźnionego uruchomienia instalacji.
W przypadku, gdy dostawca nie usunie wad, licencjobiorca może wybrać jedno z następujących uprawnień:
- odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu świadczenia,
- dochodzenie naprawienia szkody z tytułu niewykonania zobowiązania,
- żądanie spełnienia świadczenia wolnego od wad i jednoczesnego naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (zgodnie z zasadą realnego wykonania zobowiązania).
Wady prawne know-how
Wada prawna pojawia się, gdy w chwili zawarcia umowy know-how istnieje niemożliwość spełnienia świadczenia – np. gdy licencjodawca nie ma prawa do przekazywanego know-how lub informacje zostały wcześniej ujawnione osobom trzecim.
Zgodnie z art. 387 § 2 Kodeksu cywilnego:
„Jeżeli strona, która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia.”
W przypadku następczej niemożliwości świadczenia, odpowiedzialność zależy od przyczyny:
- jeśli niemożność powstała z winy licencjodawcy – druga strona może żądać naprawienia szkody lub odstąpić od umowy (art. 493 § 1 k.c.);
- jeśli niemożność nie jest zawiniona – żadna ze stron nie może żądać świadczenia wzajemnego; w razie otrzymania świadczenia musi je zwrócić na zasadach bezpodstawnego wzbogacenia (art. 495 § 1 k.c.).
Terminy obowiązywania i wygaśnięcie umowy know-how
Umowa know-how może być zawarta:
- na czas oznaczony (np. 5 lat),
- na czas nieoznaczony (z możliwością wypowiedzenia).
Licencja wygasa:
- po upływie okresu obowiązywania,
- wskutek rozwiązania umowy za zgodą stron,
- w wyniku wypowiedzenia umowy,
- albo z powodu następczej niemożliwości świadczenia.
📄 Wskazówka:
Warto określić w umowie, czy po jej zakończeniu licencjobiorca ma prawo nadal wykorzystywać zdobyte know-how, czy też zobowiązany jest zaprzestać jego używania. Dobrą praktyką jest wprowadzenie klauzuli o zwrocie wszelkich materiałów technicznych i dokumentacji.
Załączniki do umowy know-how
Załączniki pełnią ważną rolę w precyzyjnym określeniu zakresu przekazywanego know-how. Powinny one obejmować:
- szczegółowy opis informacji technicznych i doświadczeń przekazywanych w ramach umowy,
- instrukcje lub procedury wykorzystania know-how,
- oświadczenia techniczno-organizacyjne dotyczące rozwiązań stanowiących przedmiot umowy licencyjnej,
- wykaz osób uprawnionych do kontaktu i nadzoru nad przekazaniem wiedzy.
📚 Przykład praktyczny:
W umowie pomiędzy firmą BioSynth Polska a uczelnią techniczną załącznik obejmował 150-stronicową dokumentację laboratoryjną opisującą sposób hodowli bakterii wykorzystywanych do recyklingu plastiku. W dokumencie wyraźnie oznaczono informacje poufne i wskazano, że mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom wymienionym z imienia i nazwiska.
Podstawa prawna
- art. 79 – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021 poz. 324)
- art. 353¹, art. 387 § 2, art. 471, art. 493 § 1, art. 495 § 1 – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2024 poz. 1045)
- art. 1 ust. 1 lit. i – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 TFUE do kategorii porozumień o transferze technologii
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa)
- art. 39 ust. 2 – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS)
Tematy zawarte w poradniku
- Umowa know-how – prawa i obowiązki stron
- Odpowiedzialność za wady know-how i niewykonanie zobowiązania
- Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście know-how
- Czas trwania i rozwiązanie umowy know-how
- Elementy i załączniki do umowy know-how