Znaki towarowe są jednym z najważniejszych narzędzi ochrony marki przedsiębiorstwa. Dzięki nim konsumenci rozpoznają towary i usługi, a firmy mogą budować swoją pozycję na rynku. Prawo własności przemysłowej przewiduje szeroki katalog roszczeń, jakie przysługują właścicielowi znaku w razie jego naruszenia. W wielu przypadkach przepisy te stosuje się odpowiednio także do oznaczeń geograficznych.
Podstawowe roszczenia właściciela znaku towarowego
Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p. osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone (lub osoba, której ustawa na to zezwala), może żądać od naruszyciela:
- zaniechania naruszania prawa,
- wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
- naprawienia wyrządzonej szkody, jeśli naruszenie było zawinione.
Naprawienie szkody może nastąpić:
- na zasadach ogólnych (np. klasyczne odszkodowanie), albo
- poprzez zapłatę kwoty odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innemu stosownemu wynagrodzeniu, jakie byłoby należne, gdyby naruszyciel legalnie korzystał ze znaku.
Do tych roszczeń stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3 p.w.p. (art. 296 ust. 1–11 p.w.p.).
Roszczenie o wydanie korzyści – charakter autonomiczny
Warto podkreślić, że roszczenie o wydanie korzyści majątkowych z art. 296 ust. 1 p.w.p. ma charakter autonomiczny i nie jest tożsame z instytucją bezpodstawnego wzbogacenia z kodeksu cywilnego.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 24.10.2007 r. (IV CSK 203/07): „odesłanie do zasad ogólnych nie obejmuje roszczenia o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i ogranicza się do roszczenia odszkodowawczego”.
W praktyce oznacza to, że właściciel znaku nie musi udowadniać, że korzyści naruszyciela powiększyły jego własny majątek. Wystarczy wykazać, że naruszyciel uzyskał zysk dzięki korzystaniu z cudzego znaku.
Przykładowo – jak wskazał Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z 22.12.2015 r. (I ACa 1249/15) – korzyści rozumiane są jako zysk, czyli przychody pomniejszone o wydatki związane z ich osiągnięciem (np. koszty materiałów, pracy, podatki).
Środki ochrony podobne do tych dla patentów
Katalog roszczeń w zakresie ochrony znaków towarowych nawiązuje do konstrukcji przewidzianych przy ochronie patentów i innych praw wyłącznych.
W art. 296 ust. 11 p.w.p. przewidziano odesłanie do stosowania art. 287 ust. 2 i 3 p.w.p., które regulują m.in.:
- możliwość podania orzeczenia do publicznej wiadomości,
- zastępczą realizację roszczenia o zaniechanie,
- oraz środki orzekane na podstawie art. 286 p.w.p..
Zakaz używania znaków na opakowaniach i etykietach
Od 2019 r. obowiązuje dodatkowe rozwiązanie chroniące właścicieli znaków. Zgodnie z art. 296 ust. 12 p.w.p.uprawniony może żądać zaniechania:
- umieszczania oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach czy urządzeniach służących weryfikacji autentyczności;
- oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub składowania takich opakowań i innych środków.
Ta regulacja stanowi implementację art. 11 dyrektywy 2015/2436 i ma na celu skuteczniejsze zwalczanie podrabiania towarów.
Reprodukcja znaku towarowego w słownikach i encyklopediach
Kolejną nowością wprowadzoną nowelizacją z 2019 r. jest ochrona przed utratą odróżniającego charakteru znaku wskutek jego niewłaściwej reprodukcji w publikacjach.
Zgodnie z art. 296 ust. 13 p.w.p., jeśli w słowniku, encyklopedii lub innym zbiorze informacji (drukowanym lub elektronicznym) reprodukcja znaku sprawia wrażenie, że jest on nazwą rodzajową towaru, wydawca musi – na żądanie właściciela – dodać informację, że jest to zarejestrowany znak towarowy.
Ma to zapobiegać sytuacjom, w których znak traci ochronę, bo staje się nazwą powszechną.
Zakaz wprowadzania podróbek z krajów trzecich
Prawo przyznaje właścicielowi znaku możliwość zakazania wprowadzania na terytorium Polski towarów pochodzących z państw trzecich, jeśli zostały one oznaczone znakiem identycznym lub nieodróżnialnym od zarejestrowanego.
Regulacja ta znajduje się w art. 296 ust. 14–16 p.w.p. i stanowi implementację art. 10 ust. 4 dyrektywy 2015/2436.
Uprawnienie wygasa, jeśli w postępowaniu celnym właściciel towarów wykaże, że w państwie przeznaczenia nie doszłoby do naruszenia.
Szczególne zasady przewidziano dla leków generycznych – właściciel znaku nie może zakazywać ich wprowadzania tylko z powodu podobieństwa oznaczeń do międzynarodowych nazw substancji czynnych (INN).
Podwójna identyczność, ryzyko wprowadzenia w błąd i naruszenie znaku renomowanego
Art. 296 ust. 2 p.w.p. wyróżnia trzy podstawowe rodzaje naruszeń:
- Podwójna identyczność – znak identyczny dla identycznych towarów (np. wierne skopiowanie logo).
- Ryzyko wprowadzenia w błąd – znak podobny do wcześniejszego, dla podobnych towarów, co może powodować mylne skojarzenia u konsumentów.
- Naruszenie znaku renomowanego – używanie podobnego znaku, które przynosi nienależną korzyść lub szkodzi renomie wcześniejszego znaku (nawet jeśli nie dochodzi do pomyłek co do pochodzenia).
W odniesieniu do znaków renomowanych, ochrona jest szczególnie szeroka – już samo „wywołanie skojarzenia” może stanowić naruszenie.
Odpowiedzialność pośredników i osób trzecich
Z roszczeniami właściciel znaku towarowego może wystąpić nie tylko przeciwko bezpośredniemu naruszycielowi, lecz także wobec innych osób uczestniczących w obrocie towarami oznaczonymi podrobionym znakiem.
Zgodnie z art. 296 ust. 3 p.w.p. roszczenia mogą być kierowane:
- przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego ani od osoby mającej jego zgodę;
- przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu (np. właścicielowi hali targowej wynajmującemu miejsce handlowe, gdzie sprzedawane są podróbki).
Wyjątkiem są podmioty, których odpowiedzialność wyłączają przepisy art. 12–15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (np. niektóre usługi hostingowe).
Regulacja ta została dostosowana do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7.07.2016 r. (C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC), który uznał, że pojęcie „pośrednika” obejmuje m.in. dzierżawców powierzchni handlowych, z których korzystają sprzedawcy podróbek.
Kolizja wcześniejszych i późniejszych znaków towarowych
Prawo ochronne na znak nie zawsze daje uprawnionemu możliwość zakazania używania później zarejestrowanego znaku.
- Zgodnie z art. 296 ust. 31 p.w.p. właściciel wcześniejszego znaku nie może żądać zakazu używania znaku późniejszego, jeśli ten nie mógłby zostać unieważniony na podstawie art. 165 ust. 1 i 3 lub art. 166 ust. 3 p.w.p..
- Podobne zasady obowiązują w odniesieniu do znaków towarowych Unii Europejskiej (art. 296 ust. 32 p.w.p.).
- Jeśli ochrona nie przysługuje w jednym kierunku, to – zgodnie z art. 296 ust. 33 p.w.p. – nie działa także w odwrotną stronę (uprawniony do późniejszego znaku nie może zakazywać używania wcześniejszego).
Rozwiązanie to implementuje art. 18 dyrektywy 2015/2436 i ma na celu równoważenie interesów właścicieli różnych znaków.
Odpowiedzialność licencjobiorców i sublicencjobiorców
Zgodnie z art. 296 ust. 4 p.w.p. licencjodawca może dochodzić roszczeń wobec licencjobiorcy, jeśli ten narusza postanowienia umowy licencyjnej dotyczące:
- okresu i terytorium jej obowiązywania,
- postaci znaku,
- rodzaju towarów, dla których znak może być używany,
- jakości tych towarów.
Regulacja ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący – nie można w umowie wyłączyć legitymacji licencjodawcy do dochodzenia roszczeń.
Na podstawie art. 296 ust. 5 p.w.p. przepisy te stosuje się odpowiednio także do sublicencji. Uprawniony z prawa ochronnego może zatem kontrolować sposób korzystania ze znaku również w ramach sublicencji.
Towary oznaczone podrobionymi znakami
W przypadku towarów oznaczonych znakami podrobionymi ustawodawca przewidział szczególne zasady postępowania.
Zgodnie z art. 297 ust. 1 p.w.p. sąd, orzekając o dalszym losie takich towarów, może tylko wyjątkowo dopuścić ich obrót po usunięciu znaku. Zasadą jest orzekanie o:
- zniszczeniu towarów,
- ich wycofaniu z obrotu,
- lub przyznaniu ich właścicielowi znaku w ramach zaspokojenia jego roszczeń.
Surowe podejście do podrobionych znaków wynika z faktu, że naruszają one dwa dobra prawne: pewność obrotu gospodarczego i prawo własności przemysłowej. Ponadto wprowadzanie podróbek może prowadzić do odpowiedzialności karnej (art. 305 p.w.p.).
Znaki towarowe powszechnie znane
Odrębne regulacje dotyczą znaków powszechnie znanych, które niekoniecznie zostały zarejestrowane, ale są rozpoznawalne na rynku.
Zgodnie z art. 301 p.w.p. uprawniony do znaku powszechnie znanego może żądać zaprzestania używania znaku identycznego lub podobnego dla identycznych lub podobnych towarów, jeśli takie użycie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia.
Zakres ochrony jest tu węższy niż w przypadku znaków renomowanych – ogranicza się do eliminowania ryzyka pomyłki lub pasożytnictwa.
Za znak powszechnie znany uznaje się taki, który jest znany większości potencjalnych odbiorców na terytorium Polski i kojarzony z określonym towarem (wyrok WSA w Warszawie z 10.07.2013 r., VI SA/Wa 73/13).
Jednocześnie, zgodnie z art. 165 ust. 1 pkt 3 p.w.p., roszczenia te nie przysługują, jeśli właściciel znaku, wiedząc o jego używaniu przez inny podmiot, nie sprzeciwiał się temu.
Podstawa prawna
- art. 286 – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2021 poz. 324 ze zm.)
- art. 287 ust. 2–3 – Prawo własności przemysłowej
- art. 296 ust. 1–16, 31–33 – Prawo własności przemysłowej
- art. 297 ust. 1 – Prawo własności przemysłowej
- art. 301 – Prawo własności przemysłowej
- art. 302 ust. 1–2 – Prawo własności przemysłowej
- art. 305 – Prawo własności przemysłowej
- art. 12–15 – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.)
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących znaków towarowych
Tematy poradnika
- roszczenia z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego
- ochrona znaków towarowych w Polsce
- odpowiedzialność za podrabianie znaków towarowych
- prawa właściciela znaku towarowego
- znaki towarowe powszechnie znane i renomowane